X
Licencja na know-how w umowie franczyzy
Kontynuujemy temat know-how w biznesie opartym o model franczyzy. Jest to materiał przygotowany z perspektywy prawnika zajmującego się doradztwem prawnym dla biznesu, w specjalizacji prawo własności intelektualnej.
W pierwszym artykule (link) omówiliśmy czym jest i jakie ma znaczenie know-how we franczyzie. Wiemy już, że know-how trzeba spisać i przedstawić w formie udokumentowanej. Wiemy też, że przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego dostawcy sieci warto zweryfikować, czy oferowana przez niego recepta na sukces wzbudza nasze zaufanie i czy jesteśmy do niej przekonani. Ustaliliśmy, że w tym celu, przed zapoznaniem się z know-how i warunkami biznesowymi potencjalnej przyszłej współpracy, strony podpisują umowę NDA, która należycie zabezpieczy ich interesy w związku z prowadzonymi negocjacjami.
W dzisiejszym materiale, zgodnie z zapowiedzią, zajmiemy się licencją na know-how w umowie franczyzy. Warto bowiem sprawdzić naszą umowę franczyzy pod kątem postanowień odnoszących się do tego specyficznego zagadnienia jakim jest know-how.
1. Dlaczego nie w każdej umowie franczyzy jest mowa o know-how?
Wiele istniejących i prężnie rozwijających się sieci nie posługuje się w swojej umowie franczyzy terminem know-how. Częstokroć na próżno w tych umowach szukać postanowień dedykowanych udzieleniu licencji na korzystanie z know-how właściciela sieci. Właśnie sprawdziłam trzy umowy franczyzy, które ostatnio miałam okazję poddać rewizji i z przykrością stwierdzam, że w ani jednej z nich nie było wyraźnych postanowień odnoszących się do licencjonowania know-how.
Z czego to wynika? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Być może z ulotności tego know-how. Bądź z nieznajomości prawa? Albo z panującego bałaganu terminologicznego? Jedno jest pewne, obowiązująca w tym zakresie zasada swobody umów i brak ścisłych wymagań ustawodawcy w odniesieniu do umowy franczyzy ani do zasad licencjonowania know-how powodują, że w praktyce obrotu spotkać się można z całą plejadą mniej lub bardziej sensownych dokumentów umownych.
Często umowa, odnosząc się – jak należałoby sądzić po analizie jej treści – do kwestii, które stanowią know-how, posługuje się ogólnymi i co gorsza zupełnie niedoprecyzowanymi wyrażeniami typu: „tajemnice przedsiębiorstwa”, „informacje poufne”, czy „własność intelektualna”. Niekiedy zdarza się nawet, że właściciel sieci daje nowo przystępującemu przedsiębiorcy „prawo do wykorzystania Sieci” do prowadzenia działalności swojego przedsiębiorstwa w danym punkcie.
Uważam, że warto byłoby ten bałagan choć trochę uporządkować. Zacznijmy więc od podstaw.
2. Umowa licencji na know-how
Umowy licencyjne nie należą do prostych konstrukcji. Wręcz przeciwnie, są one nadal dość egzotyczne, szczególnie z uwagi na ich niematerialny przedmiot.
Sądzę, że warto mieć na uwadze, że umowa licencyjna mająca za przedmiot know-how jest tzw. umową nienazwaną. Oznacza to, że nasz ustawodawca nie określił w żadnym przepisie cech charakterystycznych, bądź zasad, które będą miały zastosowanie na wypadek, gdyby strony umowy poprzestały jedynie na ogólnych ustaleniach.
Wynikają z tego daleko idące konsekwencje. Szczególnie jeśli uwzględnimy, że know-how – w odróżnieniu od innych dóbr własności intelektualnej (jak choćby prawa ochronne na znaki towarowe lub patenty; bądź utwory) nie są tak łatwe do zidentyfikowania.
3. O czym szczególnie pamiętać przy licencji na know-how?
Po pierwsze więc, przy licencji na know-how pamiętajmy o precyzyjnym określeniu przedmiotu licencji. Pisaliśmy już w pierwszym artykule (link), że know-how trzeba spisać i przedstawić w formie udokumentowanej. Zatem ogólne i nie zaopatrzone w materialną formę określenia typu „tajemnice przedsiębiorstwa”, „informacje poufne”, czy „sieć” nie spełniają tego wymogu. Koniecznie właściciel sieci musi wykonać pracę polegającą na usystematyzowaniu i opisaniu tego, co składa się na know-how udostępniany uczestnikom sieci.
W praktyce know-how powinien być szczegółowo spisany w umowie franczyzy pod postacią podręczników operacyjnych, procedur, check list, schematów czy też wzorów dokumentacji używanej w ramach poszczególnych punktów należących do sieci.
Następnie, należy określić zasady i warunki, na których franczyzobiorca oraz jego zespół będą mieli dostęp do informacji składających się na know-how. Należy też ustalić, czy i jak często te informacje będą aktualizowane oraz w jaki sposób. Następnie, jakie procedury ochrony i zabezpieczenia tych informacji będą zobowiązani podjąć franczyzobiorcy, aby zachować ich poufność i nie narazić właściciela oraz innych uczestników sieci na konsekwencje nieuprawnionego ujawnienia. Ma to ścisły związek z procedurami dotyczącymi ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych. Wskazane jest więc kompleksowe i przemyślane podejście.
Koniecznie należy też spersonalizować takie parametry jak długość okresu licencji i sposób jej wypowiedzenia. Będzie temu poświęcony odrębny materiał.
Nie można oczywiście zapomnieć o kwestii odpłatności i sposobie wyliczenia wynagrodzenia za udzieloną licencję. Ten aspekt również jest na tyle szeroki, że warto przygotować odrębne opracowanie.
Przy licencji na know-how, warto zadbać o precyzję w definiowaniu takich kwestii jak wyłączność lub brak wyłączności, wraz ze wskazaniem terytorium geograficznego. Te zagadnienia wymagają dodatkowego sprawdzenia z punktu widzenia przepisów prawa antymonopolowego.
4. Uprawnienia oraz obowiązki przy licencji na know-how
W umowie franczyzy, z uprawnieniem do korzystania z know-how idzie w parze też obowiązek rygorystycznego stosowania się do paramentów recepty na sukces rozpisanej w podręcznikach operacyjnych, procedurach i check-listach. Zobowiązania te bardzo często są obwarowane karami umownymi na wypadek ich niewykonania.
Ponadto, również sam właściciel sieci ma szereg obowiązków wynikających z faktu, że jest dostawcą know-how, które udostępnia uczestnikom sieci. Wynika to z tego, że umowa licencji na know-how jest umową wzajemną. Obowiązki obydwu stron należy więc precyzyjnie i szczegółowo rozpisać. Będą one się różnić zależnie od branży oraz przedmiotu działalności prowadzonej w ramach danej sieci.
W szczególności warto zastanowić się i odpowiednio uregulować szczegóły dotyczące tego, jak będzie wyglądał proces wdrożenia nowego uczestnika w model działania sieci. Jakie obowiązki będą w tym zakresie miały obydwie strony. Czy franczyzodawca będzie przeprowadzał szkolenia wstępne oraz okresowe w zakresie przekazywanego know-how. Jak będzie wyglądał proces wsparcia franczyzobiorcy w toku całego okresu obowiązywania umowy?
***
Zachęcam, aby po przeczytaniu tego materiału spojrzeć do dokumentacji umownej i dokonać mini audytu postanowień poświęconych licencjonowaniu know-how. Być może ten artykuł będzie inspiracją do wprowadzenia zmian lub chociaż do przemyślenia poruszonych w nim kwestii pod kątem modelu przyjętego w naszej umowie. W przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu z profesjonalnym doradcą prawnym, który z pewnością pomoże rozwiać wątpliwości i odpowiednio zabezpieczyć uzasadnione interesy stron.
A w naszym kolejnym materiale poruszymy temat odpowiedzialności za wadliwość know-how w umowie franczyzy.
EWA KRZEMIEŃ
***
Polecamy także:
Know-how w biznesie opartym na franczyzie – część 1 artykułu eksperta
